Изготовитель стеновых панелей «Унипрок»-правообладатель одноименного товарного знака обнаружил в «Яндекс» контекстную рекламу о продаже панелей «Унипрок» конкурентом, на сайте которого также привлекалось внимание потенциальных потребителей к аналогичному товару через использование товарного знака «Унипрок» («Мы готовы предложить Вам современные, негорючие, и исключительно качественные плиты, аналогичные плитам «Унипрок НГ», нашей торговой марки «ЭСКАПЛАТ»).
Правообладатель направил претензию владельцу сайта с требованием прекратить незаконное использование товарного знака, а также претензию хостинг-провайдеру указанного сайта с требованием ограничить доступ к нему (заблокировать).
В связи с игнорированием претензий правообладатель обратился в суд с иском о взыскании компенсации в размере 200 тыс. руб. с владельца сайта и 100 тыс. руб. с хостинг-провайдера (дело № А56-1985/2017). В ходе рассмотрения дела выяснилось, что ответчик ранее приобретал товары одного вида с товарным знаком у истца. Впоследствии ответчик устанил нарушение, полностью отказавшись от использования товарного знака истца.
Суд в иске отказал полностью, сделав вывод, что, раз ответчик когда-то покупал у истца партию товаров «Унипрок» одного вида, то он вправе использовать слово «Унипрок» в рекламной строке, а также в содержании (контенте) своего сайта (принцип исчерпания исключительного права на товарный знак).
Руководитель практики интеллектуальной собственности адвокат В.В. Дмитриев в интересах истца подал апелляционную жалобу на решение суда и поддерживал ее в заседаниях апелляционного суда.
В итоге апелляционный суд 04.10.17 отменил решение суда и полностью удовлетворил иск, взыскав просимый размер компенсации как с владельца сайта, в контенте которого незаконно использовался чужой товарный знак, так и с хостинг-провайдера, который в претензионном порядке не заблокировал доступ к домену ответчика.
Постановление апелляционного суда по делу будет способствовать решению проблемы незаконного использования товарных знаков в досудебном порядке, т.к. хостинг-провайдер теперь будет заинтересован блокировать сайт, не дожидаясь решения суда. Оно также сделало невозможным схему злоупотребления, по которой можно было купить незначительное количество товаров одного вида с товарным знаком, а потом безнаказанно предлагать к продаже товары всех видов с товарным знаком.