Эффективные средства защиты от параллельного импорта
Стоит ли легализовывать ввоз товара в страну без разрешения правообладателей? Судебная практика свидетельствует, что «битва» параллельными импортерами проиграна и уже существует система защиты от оборота товаров, исключительное право на которые в России не исчерпано.
В то же время в полном объеме ни один из правообладателей на практике ее не использует. А зря…
Требование о признании действий импортера незаконными впервые применено юристами Salans в деле «Evian»
Судьи на стороне правообладателей
Постепенно в России складывается «правильная» судебная практика в пользу правообладателей. Сам факт попыток параллельных импортеров изменить закон, легализовав параллельный импорт, свидетельствует о том, что «битву», связанную с формированием выгодной им судебной практики, они проиграли.
В то же время наблюдаются некоторые своеобразные «перекосы», в частности, отказ в применении обеспечительных мер в виде ареста товара и присуждение незначительных по размеру компенсаций.
Так, с импортера пива ООО «Да-Линк» взыскана компенсация в размере 30 тыс. руб. при многократных и объемных, несмотря на судебный запрет, фактах ввоза. Очевидно, что судебным запретом не удалось пресечь незаконную деятельность и налицо прямой умысел в нарушении прав (Постановление ФАС Московского округа от 25.02.2013 по делу № А40-23850/12-27-216).
В деле с участием компании Daimler AG (Германия) и ООО «АВТОлогистика» с последней за ввоз автозапчастей также, несмотря на неоднократный характер нарушения, была взыскана минимальная компенсация в размере 10 тыс. руб. (Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2013 по делу № А41-40115/12).
При взыскании компенсации под одним случаем нарушения следует понимать не количество товара, ввезенное незаконным путем, а количество фактов такого ввоза. Так, ввоз по одной таможенной декларации любого количества товара – это одно нарушение. Поэтому суд не поддержал истца, настаивавшего на взыскании компенсации в размере 10 тыс. руб. за каждую ввезенную единицу товара (бутылку пива) по одной таможенной декларации (Постановление ФАС Московского округа от 25.02.2013 по делу № А40-23850/12-27-216).
Окончательную точку в споре о правомерности ввоза в Россию товара, защищенного товарным знаком, без согласия правообладателя в конце прошлого года поставил ВАС РФ (Постановление Президиума ВАС РФ от 13.11.2012 № 6813/12 по делу № А51-6603/2011) (далее – Постановление № 6813/12).
В данном деле суды трех инстанций признали незаконным приостановление таможней выпуска товара, маркированного с товарным знаком YAMAHA, который, как выяснилось впоследствии, был не контрафактным, а оригинальным. Это следовало из поступившего в ответ на запрос таможни письма правообладателя, который к тому же дал согласие на ввоз товара в Россию.
Признавая приостановление выпуска незаконным, суды указывали на непредставление таможней доказательств запрещения правообладателем ввоза спорного товара в другие страны, в т. ч. в Россию, а также информации о признаках нарушения прав интеллектуальной собственности.
В свою очередь, Президиум ВАС РФ в Постановлении № 6813/12 отметил, что в соответствии с п. 1 ст. 331 ТК ТС, если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенных в таможенный реестр, который ведется таможенным органом государства – члена Таможенного союза, или в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза, таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 10 рабочих дней. Поскольку на момент предъявления к таможенному оформлению спорных товаров и принятия решения о приостановлении их выпуска предприниматель не представил доказательств наличия согласия правообладателя данного товарного знака на ввоз таких товаров на территорию России, у таможни имелись основания для приостановления их выпуска.
Таким образом, для приостановления таможней выпуска товаров на основании ст. 331 ТК ТС достаточно наличия признаков нарушения прав интеллектуальной собственности.
3 Эффективных способа защиты товарного знака
• Внесение информации в таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности в целях приостановления выпуска товаров.
• Обращение в суд, в том числе с иском о признании действий параллельного импортера недобросовестной конкуренцией.
• Привлечение параллельного импортера к уголовной ответственности.
Если бы в таможенный орган сразу вместе с таможенной декларацией было представлено согласие правообладателя на ввоз товаров, то не было бы и признаков нарушения прав интеллектуальной собственности и, как следствие, самого решения о приостановлении их выпуска.
Постановление № 6813/12 стало первым судебным актом Президиума ВАС РФ, в котором он занял позицию о незаконности параллельного импорта.
До рассмотрения средств защиты от незаконного ввоза товаров с товарным знаком необходимо определиться с понятием ввоза товаров в Россию, которое раскрыто в п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.11 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
При решении вопроса о том, с какого момента считается оконченным административное правонарушение, выразившееся в незаконном использовании товарного знака путем ввоза товара на таможенную территорию России, судам надлежит исходить из следующего. Под ввозом товаров на таможенную территорию России понимается совершение действий, связанных с фактическим пересечением товарами таможенной границы, и все последующие действия с этими товарами до их выпуска таможенными органами.
Таким образом, указанное административное правонарушение является оконченным с момента перемещения товаров, содержащих воспроизведение товарного знака, через таможенную границу РФ и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории России.
Формально ввоз – это обязательное совершение двух действий – пересечение товаром границы и подача таможенной декларации с режимом «выпуск в свободное обращение» на конкретные товары.
Приостановление выпуска товара
В случае приостановления выпуска товара таможенными органами (на срок до 20 дней) достигается определенный экономический эффект, а именно снижение скорости его доставки незаконными импортерами.
В течение периода, на который приостановлен выпуск товаров, правообладателю необходимо добиться в суде применения обеспечительной меры в виде их ареста.
Следует отметить, что процедура ex officio (действия, предпринимаемые таможенными органами самостоятельно) не отменяет необходимости внесения товарного знака в таможенные реестры, т. к. она является разовой мерой, что четко следует из п. 35 Приказа ФТС России от 25.03.2011 № 626 «Об утверждении Порядка действий таможенных органов Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности» (далее – Приказ № 626). Согласно данной норме меры, осуществляемые таможенными органами при выявлении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не внесенных в реестр, не применяются в отношении тех товаров, по которым они уже принимались ранее в соответствии со ст. 308 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
Рекордные
суммы компенсаций
1. 5 млн руб. за незаконное использование товарного знака Abbott (взыскана за нарушение в целом) (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14.02.2013 по делу № А45-5005/12 (Определением ВАС РФ от 05.06.2013 № ВАС-6633/13 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора)).
2. 1 млн руб. за незаконное использование товарных знаков Guinness и Merries (взысканы за один случай) (Постановление ФАС Московской области от 18.06.2012 по делу № А40-78553/11-110-648 (Определением ВАС РФ от 08.08.2012 № ВАС-681/12 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора)).
Из-за неудачно использованного разработчиками Приказа № 626 приема юридической техники можно сделать ошибочный вывод о том, что приостановление выпуска применяется исключительно к контрафактным товарам. На самом деле указанная мера применяется также и к товарам, ввозимым без согласия правообладателя. При этом таможенные органы предпринимают действия по защите прав на объекты интеллектуальной собственности только в отношении тех товаров, которые содержат объекты авторского права, смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров и ввоз которых в Россию или вывоз из нее либо совершение с такими товарами иных действий при их нахождении под таможенным контролем влечет нарушение прав правообладателя в соответствии с законодательством РФ (п. 3 Приказа № 626).
Расходы, возникшие у импортера в период приостановления выпуска товара, возмещению не подлежат. Правообладатель несет ответственность за убытки, причиненные приостановлением выпуска товаров, если не будет установлено нарушение его прав (п. 5 ст. 331 ТК ТС).
Исковая защита
Нарушителями, т. е. ответчиками по делу в рассматриваемой ситуации, являются:
• лицо, осуществившее ввоз товара, маркированного товарным знаком, в Россию (на территорию Таможенного союза) без согласия правообладателя;
• лицо, предлагающее к продаже товар, приобретенный им в России, но ввезенный на ее территорию (территорию Таможенного союза) иным лицом без согласия правообладателя;
• администратор сайта, на котором предлагаются к продаже ввезенные в Россию (на территорию Таможенного союза) без согласия правообладателя товары, маркированные товарным знаком;
• указанное на сайте лицо, осуществляющее управление интернет-магазином, не являющееся администратором сайта.
Непривлечение к участию в деле иностранного поставщика товара может стать основанием для безусловной отмены судебного акта на основании подп. 4 п. 4 ст. 270 АПК РФ (Постановление ФАС Московского округа от 21.03.2011 № КГ-А40/1705-11 по делу № А40-60322/10-12-360).
Обеспечительные меры
Обеспечительной мерой не может являться запрет ответчику осуществлять любые действия, направленные на введение в гражданский оборот на территории России товаров, маркированных товарным знаком. Обеспечительной мерой может служить только арест товаров. При ее совпадении с предметом иска обеспечительная мера подлежит замене (Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2011 по делу № А51-10020/2011).
Целью применения обеспечительных мер является препятствование поступлению товаров в гражданский оборот России и затягиванию ответчиком судебного процесса.
При принятии судом решения о запрете использования товарного знака любым способом без согласия правообладателя товар фактически не будет выпущен в свободное обращение. Единственное, что может сделать в такой ситуации ответчик, – это попытаться заменить арест товара на запрет его выпуска в свободное обращение на территории России и реэкспорт товара, что не нарушает права и законные интересы правообладателя (Определение Арбитражного суда Приморского края от 20.06.2012 по делу № А51-10020/2011). Кроме того, принятию обеспечительной меры способствует предъявление требования об изъятии и уничтожении товара.
Запрет «на будущее»
Предъявление требования о запрете использования товарного знака любым способом преследует следующие цели:
• фактическое недопущение поступления товара в гражданский оборот на территории России;
• возбуждение уголовного дела по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»), в т. ч. для сбора доказательств по новому иску – установления круга нарушителей (продавцов незаконно ввезенного товара), а также цены реализации товара и полученных нарушителем в результате нее средств (для определения размера компенсации).
К сожалению, данное требование не всегда удовлетворяется судами (постановления ФАС Московского округа от 10.06.2010 по делу № А41-39651/09, ФАС Северо-Западного округа от 28.03.2011 по делу № А21-3526/2010, от 06.04.2011 по делу № А21-3525/2010, Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2011 по делу № А56-5893/2011, Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2012 по делу № А41-18346/12).
Тем не менее правомерность запрета «на будущее» была подтверждена и высшей судебной инстанцией (Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 № 16577/11 по делу № А40-2569/11-27-22).
Изъять и уничтожить
Статья 1515 ГК РФ является специальной нормой по отношению к общей норме ст. 1252 ГК РФ, а следовательно, подлежит приоритетному применению.
Однако имеется целый ряд судебных актов, которыми требование об изъятии и уничтожении товара было удовлетворено (Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2011 по делу № А40-12515/11-27-104, Решение Арбитражного суда Московской области от 13.03.2013 по делу № А41-42585/12, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2013 по делу № А21-10857/2012, ФАС Дальневосточного округа от 13.06.2013 № Ф03-1898/2013 по делу № А51-22505/2012, Определение Четвертого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2013 по делу № А19-21459/2012).
Есть пример и отказа в удовлетворении данного требования (Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2013
№ 15АП-6458/2013 по делу № А53-33004/2012).
Недобросовестная конкуренция
Известно, что ФАС России поддерживает изменение принципа исчерпания исключительного права с национального (регионального) на международный, а также предпочитает не считать недобросовестной конкуренцией действия с товаром, исключительное право на который не исчерпано. Поэтому в практике известен только один случай признания антимонопольным органом недобросовестной конкуренцией действий по несогласованному с правообладателем ввозу в Россию товара, маркированного товарным знаком, правомерность которого впоследствии была поддержана судами (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2011 по делу № А56-73827/2010).
Вместе с тем на правовые основания для признания действий лица, которое первым ввело в оборот на территории РФ товар, исключительное право на который в России не исчерпано, недобросовестной конкуренцией указывал и Пленум ВАС РФ (п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).
Целесообразность применения данного способа защиты обусловлена серьезностью санкций, предусмотренных ст. 14.33 КоАП РФ.
Учитывая пассивную позицию ФАС России в возбуждении таких дел при ввозе (обороте) оригинальных товаров без согласия правообладателя, целесообразно не подавать заявления о признании этих действий недобросовестной конкуренцией в антимонопольный орган, а обращаться с соответствующим иском в суд. Такая возможность прямо предусмотрена в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства».
После судебного признания указанных действий недобросовестной конкуренцией антимонопольный орган уже не сможет не привлечь нарушителя к ответственности по ст. 14.33 КоАП РФ.
Есть мнение. Двигаясь параллельно мировому опыту
Илья Алещев, руководитель практики корпоративного права юридической фирмы «Алимирзоев & Трофимов», член экспертного совета журнала
«Корпоративный юрист. Практикум»
Несмотря на значительное единообразие сложившейся судебной практики, проблема параллельного импорта по-прежнему остается актуальной. Дискуссия о поиске баланса интересов потребителей и правообладателей ведется на политическом уровне. Предложения об изменении законодательства с целью «легализации» параллельного импорта высказываются в той или иной форме Правительством РФ (c сохранением существующего режима для отдельных видов товаров) и, как было отмечено в комментируемой статье, ФАС России (с расширением действия принципа исчерпания прав на территорию Таможенного союза).
Дополнительную актуальность вопросу придает сложившаяся правоприменительная практика ФАС России и практика арбитражных судов, негативно оценивающая условия дистрибьюторских договоров об эксклюзивности – фактически запрет параллельного импорта остается единственной возможностью для производителей правомерно структурировать отношения по дистрибуции своих товаров в России.
В связи с этой дискуссией представляет интерес опыт других юрисдикций, сталкивающихся с аналогичными вызовами, – в частности, Великобритании и ЕС, которые тем более интересны, что весьма часто являются источником заимствования правовых конструкций для отечественного права.
Как известно, одним из основополагающих принципов ЕС является принцип «единого рынка», выраженный в нормах о свободном движении товаров. Статья 7(1) Директивы Совета европейских сообществ 89/104/EEC и сложившаяся практика Европейского суда исходят из принципа исчерпания прав на товарный знак в отношении всей территории ЕС при введении товара в оборот на территории любого государства – члена ЕС, но не при введении товара в оборот за пределами ЕС. Иными словами, концепция «международного исчерпания» в практике Европейского суда воспринята не была.
Любопытное изъятие из принципа исчерпания было сделано Европейским судом в деле Copad, в котором было указано на то, что продажа элитных товаров в магазинах сниженных цен наносит ущерб владельцу товарного знака и в связи с этим свобода оборота товаров может быть ограничена.
В то же время национальное законодательство Великобритании наделяет правообладателя – продавца возможностью поставить последующий оборот отчуждаемых им товаров, в которых используются соответствующие объекты интеллектуальной собственности, под определенные условия. Такой подход отличается от принципа исчерпания прав. С учетом членства Великобритании в ЕС и требований Директивы 89/104/EEC возникает вопрос о гармонизации национального законодательства с правом Евросоюза.
В этом контексте интересным представляется дело Oracle9, рассмотренное недавно Верховным судом Великобритании. Ответчик (M-Tech) приобрел маркированные товарным знаком истца (Oracle) товары, введенные в оборот в США, и ввез их в Великобританию с целью продажи. В своих возражениях на иск ответчик ссылался на доктрину международного исчерпания прав и указывал, что запрет на продажу данных товаров будет нарушать положения о свободном движении товаров и защите конкуренции Договора о функционировании ЕС, а также ссылался на злоупотребление правом со стороны истца.
Суд первой инстанции вынес решение в порядке упрощенного судопроизводства (Summary judgment) в пользу истца, взыскав убытки и выдав предписание (Injunction) о запрете на продажу товаров.
Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, отметив, что усматривает потенциальную возможность толкования в пользу ответчика ст. 7 Директивы 89/104/EEC и ст. 34–36 Договора о функционировании ЕС, а также аргументов о нарушении антимонопольного законодательства и злоупотреблении правом, в связи с чем дело должно быть рассмотрено в порядке обычного производства.
Верховный суд Великобритании отменил решение Апелляционного суда и встал на сторону истца, отвергнув аргументы ответчика и подтвердив, что введением товара в оборот за пределами ЕС права на товарный знак не исчерпываются.
Примечательно, что Верховный суд Великобритании в данном деле не счел необходимым направить запрос в Европейский суд о толковании права ЕС, указав, что все необходимые для разрешения этого дела вопросы уже были разрешены.
Это решение было одобрительно встречено в юридическом сообществе как защищающее интересы правообладателей и закрепляющее ранее сложившуюся практику Европейского суда.
Оценивая описанные выше подходы применительно к отечественной дискуссии о правомерности параллельного импорта, можно предположить, что гармонизированным с международной практикой подходом могло бы стать распространение действия принципа исчерпания прав на товарный знак на, например, территорию Таможенного союза. В то же время переход к международному исчерпанию прав (пусть даже и для отдельных видов товаров) сложно будет назвать типичной мерой – эта концепция не получила широкого распространения и признается лишь в отдельных случаях – как, например, в деле Samsung, которое в настоящее время пересматривает Верховный суд Индии.