Дмитриев В.В. опубликовал в журнале «Арбитражная практика» (№1, 2009 год) статью «Критерий опасности смешения деятельности субъектов по спорам о защите прав на товарный знак в составной вещи
ТЕКСТ СТАТЬИ:
Начну сразу с примера.
Истец осуществляет деятельность по продаже ликеро-водочным заводам бутылок, изготовленных по его заказу стекольным заводом на переданных стекольному заводу пресс-формах. В ассортименте продаваемых бутылок как оригинальные самостоятельно разработанные бутылки, защищенные патентами, так и общеизвестные, «гостовские».
Такая схема предпринимательской деятельности широко используется в различных отраслях экономики. В данной ситуации существует опасность, что изготовитель, имеющий во владении и пользовании чужие пресс-формы, обладающий переданными ему правообладателем секретами производства, иной необходимой для
изготовления информацией (чертежи, схемы, лекала), воспользуется этим и, не желая быть с экономической точки зрения лишь исполнителем, подрядчиком, получающим деньги только за изготовление изделия, начнет самостоятельно, без ведома правообладателя изготавливать и реализовывать продукцию конечным потребителям.
С подобной проблемой правообладатели сталкиваются в случае предоставления права пользования результатом интеллектуальной деятельности по лицензионному договору с ограничением объема изготовления; в частности, владельцы авторских прав, предоставляющие право публикации ограниченного тиража.
Для защиты от злоупотребления собственником пресс-форм был зарегистрирован товарный знак по используемому 21 классу МКТУ (в том числе бутыли, емкости стеклянные); товарный знак помещен на пресс-формы и таким образом выгравирован на дне всех бутылок. Со стекольным заводом заключен договор хранения, в котором предусмотрен запрет хранителю пользоваться переданной на хранение вещью без
согласия правообладателя.
Впоследствии в рознице появилась алкогольная продукция не имевших отношений с правообладателем ликеро-водочных заводов, разлитая в бутылки с товарными знаками истца и стекольного завода (необходимо по ГОСТу).
В связи с различным по времени моментом получения доказательств и учитывая извлечение стекольным заводом дохода в общей сумме, превышающей 5 млн. руб. (максимальный размер компенсации), правообладатель предъявлял иски отдельно по каждой сделке реализации контрафактных бутылок. Ответчиками выступали стекольный завод, ликеро-водочный завод и торгующая организация. С ликеро-водочного завода и торгующей организации истец просил взыскать минимальный размер компенсации.
Мнения судебных инстанций по вопросу правомерности взыскания компенсаций с ликеро-водочных заводов и торгующих организаций разделились. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал во взыскании компенсации, придя к выводу о том, что данные ответчику не допустили незаконного использования товарного знака, поскольку ввели в гражданский оборот не бутылки, а вино, от-
носящееся к иному классу МКТУ.
Апелляционный суд изменил решение, посчитав, что, поскольку названные организации использовали в своей деятельности контрафактные бутылки, они нарушили права на товарный знак и поэтому должны нести ответственность в виде взыскания денежной компенсации (постановления ФАС Северо-Западного округа от
9 октября 2008 года по делу № А56-16051/2007, от 15 декабря 2008 года по делу № А56-18299/2007).
Позиция суда кассационной инстанции сводилась к следующему. Товаром для потребителя выступала алкогольная продукция, а не бутылка. Указание на алкогольную продукцию содержалось и в сопроводительной документации (договоры, счета- фактуры, накладные). В свидетельстве истца на товарный знак 33 класс МКТУ «алкогольная продукция» отсутствовал. Следовательно, продажа алкогольной продукции,
разлитой в контрафактную бутылку, не нарушила прав на зарегистрированный товарный знак.
Такая точка зрения представляется ошибочной. Правообладатель может по крайней мере три года (до аннулирования знака в связи с неиспользованием) быть защищенным при условии регистрации товарного знака по классу вещи, в состав которой входит другая вещь с нанесенным на нее товарным знаком.
Любопытно, что в итоге в постановлении суд привел иную мотивировку, которая еще в большей степени ограничила возможности владельцев по защите нарушенных прав на товарный знак, нанесенный на элемент составной вещи.
В постановлении ФАС Северо-Западного округа от 9 октября 2008 года указано, что исходя из ст. 4 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее X Закон о товарных знаках) при рассмотрении спора о защите исключительных прав на товарный знак в целях правильного разрешения спора по существу суд, во-первых, должен сравнить товарный знак и используемое ответчиками обозначение; во-вторых, определить объем правовой охраны товарного знака; в-третьих, установить, используется ли товарный знак в гражданском обороте и не создается ли при этом опасность смешения деятельности нескольких субъектов у потребителей товаров и услуг. Такое же положение содержится в ст. 1484 ГК РФ.
Юридические лица, реализовавшие вино в бутылках, приобретенных у стекольного завода, использовали для маркировки товара (спиртных напитков) иные обозначения, кроме обозначения, нанесенного на дно бутылок, а именно: наименование напитка, название производителя, место изготовления напитка. Месторасположение и формы имеющихся на бутылках с вином обозначений, характеризующих товар и его
производителя, позволяют сделать вывод о том, что отсутствует угроза смешения производителя товара у его потребителя.
Таким образом, ФАС Северо-Западного округа придал критерию опасности смешения деятельности нескольких субъектов у потребителей товаров и услуг всеобъемлющий характер, ввел необходимость его обязательного применения во всех спорах о нарушении прав на товарный знак.
Этот критерий был впервые введен в круг обстоятельств, подлежащих установлению судом по делу о нарушении прав на товарный знак, постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2006 года № 13421/05. С тех пор вопрос о том, создается ли угроза (опасность) смешения деятельности между истцом и ответчиком у потребителей товаров (работ, услуг), стал повсеместно выясняться арбитражными судами в спорах о нарушении прав как на товарный знак, так и на наименование места происхождения товара, фирменное наименование. Во всех этих делах речь шла об использовании сходного результата интеллектуальной деятельности разными потенциально конкурирующими организациями в простой, а не составной вещи.
Важность упомянутого постановления ФАС Северо-Западного округа заключается в том, что данный критерий впервые распространен на все споры о нарушении прав на товарный знак, в том числе при размещении товарного знака на элементах составной вещи, причем оригинальных, а не копирующих («товарный плагиат»).
В последнее время увеличивается количество споров о нарушении прав на товарный знак, легально нанесенный на оригинальную продукцию самим правообладателем или с его согласия. Это изготовление и реализация оригинальной продукции без согласия правообладателя по причине злоупотребления изготовителя. Это и так называемый «параллельный импорт» X ввоз в Россию без согласия правообладателя
оригинальной продукции для последующей реализации. Конституционный Суд РФ признал, что эти действия не следует расценивать как исчерпание прав (определение от 22 апреля 2004 года № 171-О).
Из-за сложностей процесса доказывания, учитывая, что торгующее в России лицо будет ссылаться на то, что факт несанкционированного ввоза продаваемой им продукции в Россию не подтвержден и, следовательно, налицо исчерпание прав, эти споры, как правило, ограничиваются исками о привлечении к гражданской ответственности лиц, осуществивших ввоз, иных лиц, чья причастность к несанкционированно ввезенной продукции доказана предоставленными таможенными органами сведениями.
Однако существуют примеры успешной борьбы с параллельным импортом, минуя таможню (постановление ФАС Северо-Западного округа от 27 августа 2008 года по делу № А56-1327/2008).
Представляется, что критерий опасности смешения деятельности нескольких субъектов у потребителей товаров (работ, услуг) не может распространяться на все споры о защите прав на товарный знак. Он не должен применяться к спорам о нарушении прав на товарный знак, нанесенный на элемент составной вещи, так как это неизбежно повлечет неправомерный отказ в иске.
Есть много примеров, когда элемент составной вещи незаконно находится в гражданском обороте по различным основаниям. Ни в одном из этих примеров не создается опасности смешения деятельности нескольких субъектов у потребителей товаров.
В автоцентре продается автомобиль в полной комплектации с контрафактными либо ввезенными в Россию без согласия правообладателя шинами, запчастями, музыкальной системой (все это часто подделывается, ввозится в Россию без согласия правообладателя).
Товарный знак, как правило, зарегистрирован только по классам, которые реально используются правообладателем, иначе он может быть аннулирован (и активно аннулируется) Палатой по патентным спорам в связи с неиспользованием в течение трех лет с момента регистрации товарного знака. Поэтому у производителей шин, запчастей, музыкальных систем товарный знак зарегистрирован только по классам, охватывающим автомобильные шины, запчасти, аудиоаппаратуру, и не включающим автомобили.
Если следовать описанной позиции ФАС Северо-Западного округа, товаром для потребителя выступает автомобиль, так как для его маркировки используются обозначения иные, чем нанесены на шину, запчасть, музыкальную систему, а именно: наименование автомобиля, название производителя, место изготовления автомобиля.
Месторасположение и формы имеющихся на автомобиле обозначений, характеризующих товар и его производителя, позволяют сделать вывод о том, что отсутствует угроза смешения производителя товара у его потребителя.
Следовательно, продавца такого автомобиля привлечь к ответственности за нарушение прав на товарные знаки производителей шин, запчастей, музыкальных систем нельзя, равно как и ограничить реализацию контрафактных или незаконно находящихся в обороте в связи с не санкционированным правообладателем ввозом шин, запчастей, музыкальных систем.
Обсуждаемое постановление ФАС также не учитывает, что нормами материального права (Закон о товарных знаках, ГК РФ) не предусмотрена легализация контрафактной или незаконно находящейся в обороте по иному основанию (например, в связи с не санкционированным правообладателем ввозом в Россию) вещи при ее продаже в составе другой вещи.
Принимая во внимание, что незаконно находящейся в обороте признается продукция, введенная в оборот без согласия правообладателя, а нарушением исключительных прав на товарный знак X любое действие по введению в гражданский оборот продукции с нанесенным на нее товарным знаком (ст. 4 Закона о товарных знаках, ст. 1484 ГК РФ), единственным способом, преобразующим контрафактную или незаконно находящуюся в обороте по иному основанию вещь в легальную, является разрешение правообладателя на введение в оборот на территории России, которое может быть и последующим.
Таким образом, по моему мнению, кассационный суд создал лазейку для производителей и продавцов контрафактных или незаконно находящихся в обороте по иному основанию вещей, предназначенных для использования в составе другой вещи, которой «светлые головы» не преминут воспользоваться X реализовывать незаконно находящиеся в обороте вещи не отдельно, а в составе иной вещи.
В. ДМИТРИЕВ,
адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга