Дмитриев В.В. опубликовал в журнале «Право и экономика» (№9, 2010 год) статью «Проблема привлечения к административной ответственности за нарушение прав на товарные знаки при их принадлежности разным лицам в России и за рубежом».
ТЕКСТ СТАТЬИ:
После Постановления Президиума ВАС РФ от 3 февраля 2009 г. N 10458/08 «По делу о Порш Кайен» возникли новые вопросы о понятии контрафакции. В статье обсуждаются два сложившихся в арбитражной практике взаимоисключающих подхода к данному вопросу.
Прошло значительное время после того, как Президиум ВАС РФ в Постановлении от 3 февраля 2009 г. по делу N А40-9281/08-145-128 (дело о Порш Кайен) (далее — Постановление Президиума ВАС РФ) поставил точку в спорах о привлечении к административной ответственности за ввоз оригинальной продукции без согласия владельца зарегистрированного в России в порядке национальной или международной регистрации товарного знака, повернув вспять большую часть сложившейся арбитражной практики.
Однако это Постановление обнажило новую проблему, по которой у судов сложилась противоречивая практика, противоречивость которой, как ни странно, на данный момент поддержана судьями ВАС РФ.
Ситуация, при которой ввозится в Россию оригинальный товар без согласия правообладателя — одного и того же в России и за ее пределами, ясна <1>.
_____________________________________________________________________________________
<1> При этом не важно, зарегистрирован ли в России товарный знак за иностранным лицом или за российским, но связанным с иностранным. Важно, чтобы они были аффилированными, входили в группу лиц, были связаны каким-либо образом.
Однако наблюдается много случаев, когда сходное до степени смешения обозначение зарегистрировано в разных странах за разными лицами, не связанными друг с другом.
Эта проблема также объективна, но возникла после распада СССР, когда используемые всеми предприятиями в разных союзных республиках обозначения были впоследствии зарегистрированы ими как товарные знаки в своих странах.
Проблема станет еще более актуальной после начала действия единого таможенного пространства.
Как известно, мотивировочная часть Определения о передаче дела в Президиум ВАС РФ от 31 октября 2008 г. и Постановления Президиума ВАС РФ несколько отличается: в последнем она усечена.
В Определении акцент сделан на необходимость нарушения ввозом товаров без согласия правообладателя публичных интересов, каковые затрагиваются ввозом только контрафактного товара, т.е. товара, товарный знак на котором размещен без согласия правообладателя.
В Постановлении ничего не говорится о публичных интересах, а указывается лишь на то, что если товар выпущен правообладателем товарного знака, то он не содержит его незаконное воспроизведение, в связи с чем отсутствуют основания для привлечения к административной ответственности.
Таким образом, для определения возможности привлечения к административной ответственности необходимо определить, размещен ли товарный знак на товаре с согласия правообладателя.
При этом Президиум ВАС РФ по причине отсутствия в этом необходимости в рассмотренном деле не раскрыл понятия правообладателя.
В связи с чем сложилось двоякое понимание вопроса о возможности привлечения к административной ответственности за ввоз товара с размещенным на нем товарным знаком в тех случаях, когда владельцы сходных до степени смешения товарных знаков в России и за рубежом не совпадают, друг с другом никак не связаны.
Согласно одной из позиций, на наш взгляд подвергающей нормы части четвертой ГК РФ и их применение в Постановлении Президиума ВАС РФ ограничительному толкованию, под контрафактной продукцией понимаются только подделки, т.е. продукция, не имеющая отношения к правообладателю, но выдаваемая за оригинальную.
При этом, соответственно, не считается административным правонарушением ввоз продукции, изготовленной владельцем товарного знака, зарегистрированного в стране ее изготовления.
Эту позицию заняла Федеральная таможенная служба, отстранившись от борьбы с контрафактным товаром, не являющимся поддельным. В связи с этим по всей России после Постановления Президиума ВАС РФ таможня возбуждала лишь дела в основном по импорту из Китая подделок известных брендов. Редкие возбужденные дела по ввозу контрафактной продукции, не являющейся поддельной, прекращались по этому основанию самой таможней.
Пример. Так, Санкт-Петербургская таможня возбудила три дела по ст. 14.10 КоАП РФ по заявлению российского изготовителя сыра по факту ввоза иностранного сыра со сходными до степени смешения товарными знаками. При этом в России товарные знаки в порядке национальной регистрации зарегистрированы заявителем, а за рубежом в порядке национальной регистрации — изготовителем ввезенного сыра. Эти организации между собой никак не связаны. Впоследствии дела таможней были прекращены за отсутствием состава правонарушения. Прекращение дел было поддержано Северо-Западной оперативной таможней. В обоснование прекращения таможня указала, что размещенное на товаре обозначение зарегистрировано за пределами России изготовителем сыра. Следовательно, товарный знак был нанесен на товар самим правообладателем, т.е. на законных основаниях, поэтому признаки незаконного размещения товарного знака, его незаконного использования отсутствуют. Таким образом, товар является оригинальным, а не контрафактным.
По заявлению владельца зарегистрированных в России товарных знаков постановления о прекращении производства по делу были признаны Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области незаконными и отменены, таможней поданы кассационная и, после вынесения по ней постановления, апелляционные жалобы, в которых указано, что ст. 14.10 КоАП РФ «связана только с оборотом контрафактных товаров, т.е. подделок» <2>.
_____________________________________________________________________________________
<2> Дела N А56-47948/2009, N А56-47964/2009, N А56-47967/2009.
По нашему мнению, очевидное несоответствие такой позиции части четвертой ГК РФ, Постановлению Президиума ВАС РФ неоднократно поддерживалось судами, в том числе Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 25 января 2010 г. по упомянутому делу N А56-47948/2009 <3>.
_____________________________________________________________________________________
<3> Постановление 11 Арбитражного апелляционного суда от 20 июля 2009 г. по делу N А55-3278/2009, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 3 сентября 2009 г. по делу N А21-10621/2008.
Более того, Определением от 18 ноября 2009 г. коллегией судей ВАС РФ отказано в передаче в Президиум для пересмотра в порядке надзора Постановления ФАС Московского округа от 23 июля 2009 г. по делу N А40-467/08-154-3, в котором указано, что в данном случае товар, являющийся предметом правонарушения, выпущен правообладателем одноименных товарных знаков, что подтверждается заключением Торгово-промышленной палаты Украины, не имеет признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем за его ввоз на территорию России общество не может быть привлечено к ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.
В судах нашло и второе понимание термина «правообладатель», с согласия которого должен размещаться товарный знак <4>. Интересно, что оно было поддержано теми же судьями ВАС РФ менее чем за месяц до указанного противоположного определения.
_____________________________________________________________________________________
<4> Постановление 19 Арбитражного апелляционного суда от 8 июня 2009 г. по делу N А08-2484/07-26, оставленное в силе в этой части Постановлением ФАС Центрального округа от 21 октября 2009 г.; Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19 августа 2009 г. по делу N Ф03-4047/2009; Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 23 ноября 2009 г. и 16 Арбитражного апелляционного суда от 13 августа 2009 г. по делу N А63-3831/2008-С6-27.
Пример. Так, Определением от 28 октября 2009 г. отказано в передаче в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора Постановлений Первого Арбитражного апелляционного суда от 20 мая 2009 г. и ФАС Волго-Вятского округа от 23 июля 2009 г. по делу N А43-2523/2009-9-63, последнее из которых по иронии судьбы принято в один день с противоположным указанным Постановлением ФАС Московского округа. В Постановлении Первого Арбитражного апелляционного суда указано, что позиция о том, что согласно свидетельству на товарный знак продавец и производитель ОАО «Полтавакондитер» имеют законное право размещать на своей продукции рассматриваемое обозначение и на территории Украины указанный знак не был «чужим» по отношению к произведенному самим правообладателем товару, в связи с чем он не становится таковым при пересечении границы Украины с Россией, основана на неверном толковании норм действующего законодательства. На территории России исключительные права на товарный знак зарегистрированы за ЗАО «Кондитерская фабрика «Красная звезда», и именно они подлежат правовой защите. Права ОАО «Полтавакондитер» на товарный знак на однородную продукцию зарегистрированы на территории другого государства.
Указанная позиция представляется единственно правильной, как соответствующей Постановлению Президиума ВАС РФ, части четвертой ГК РФ, так и препятствующей возможным злоупотреблениям и реальному нарушению прав владельцев охраняемых в России товарных знаков и потребителей.
Важно, чтобы иностранный и российский правообладатель не входили в группу лиц, выпускали разную продукцию, так как под публичным интересом здесь следует понимать, по нашему мнению, прежде всего защиту прав потребителей, должных иметь достоверную информацию о товаре и его изготовителе. Создающаяся вероятность смешения угрожает указанному праву потребителей (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).
Так, если товар по заказу владельца охраняемого в России товарного знака изготавливается в Китае на конкретном заводе и вопреки договору с владельцем охраняемого в России товарного знака ввезен самим заводом или его покупателем, он не будет считаться контрафактным, так как изготовлен (товарный знак на нем размещен) с согласия правообладателя <5>.
___________________________________________________________________________________
<5> Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27 июля 2009 г. по делу N А56-51793/2008.
Однако если в России и за рубежом разные правообладатели, не связанные друг с другом, то контрафакция и, соответственно, публичный интерес налицо.
Контрафактными товарами признаются товары, на которых незаконно размещены товарные знаки (п. 1 ст. 1515 ГК РФ). Законное размещение товарных знаков — это их размещение с согласия правообладателя (ст. 1484 ГК РФ).
Таким образом, с учетом позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ, критерием возможности привлечения к административной ответственности является вопрос о размещении товарного знака на товаре с согласия или без согласия владельца товарного знака (правообладателя). Следовательно, понятие правообладателя по части четвертой ГК РФ является основным при рассмотрении такой категории дел.
Ответ на вопрос, кто понимается под правообладателем, владельцем товарного знака по законодательству России содержится в ст. 1479 ГК РФ, согласно которой на территории России действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в порядке национальной или международной регистрации. Эта норма полностью соответствует ст. 6 Парижской конвенции от 20 марта 1883 г., согласно которой знак, зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза.
Более широкое понимание терминов «владелец права на товарный знак», «правообладатель», вне учета ст. 1479 ГК РФ, закладывает также основу для злоупотреблений и реального публично ненаказуемого нарушения прав на охраняемые в России товарные знаки, потребителей. Стоит лишь зарегистрировать уже зарегистрированный в России товарный знак в другой стране, где это обозначение не зарегистрировано охраняемым в России владельцем (связанным с ним лицом), в том числе в стране, на которую не распространяется действие Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, как ввоз и дальнейший оборот такого товара не будет влечь в России административную ответственность, чем будут нарушены и другие публичные интересы (правовая определенность информации о надлежащем владельце товарного знака в России); контроль предоставления правовой охраны обозначению в России — при проверке заявки о национальной регистрации товарного знака или о предоставлении охраны в России зарегистрированному в порядке международной регистрации товарному знаку; при аннулировании, досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по различным предусмотренным Гражданским кодексом РФ основаниям; фискальные интересы (уплата пошлин при регистрации товарного знака, сделок с ним, др.).
Такие случаи уже известны в арбитражной практике. Постановлением 7 Арбитражного апелляционного суда от 4 марта 2010 г. Новосибирской таможне было отказано в привлечении к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ за ввоз одежды с нанесенным на нее обозначением «Wrenglars». При этом апелляционный суд указал, что вопрос о сходстве до степени смешения между товарным знаком «Wrangler» и нанесенным на одежду обозначением «Wrenglars» не является единственным подлежащим выяснению, принимая во внимание представление доказательств регистрации китайским гражданином в качестве товарного знака на территории КНР обозначения «Wrenglars». В связи с тем что заявителем не опровергнуты обстоятельства, указывающие на то, что обозначение, размещенное на товаре («Wrenglars»), является зарегистрированным в КНР товарным знаком, отличным от товарного знака «Wrangler», решение об отказе в привлечении к административной ответственности было оставлено без изменения.
Таким образом, с учетом Постановления Президиума ВАС РФ не является административным правонарушением ввоз в Россию товара с воспроизведенным на нем с согласия владельца охраняемого в России в силу его национальной или международной регистрации с указанием России товарным знаком.
И наоборот, влечет ответственность по ст. 14.10 КоАП РФ ввоз в Россию товара с воспроизведенным на нем товарным знаком без согласия владельца охраняемого в России товарного знака. Такой товар является контрафактным. При этом факт регистрации товарного знака в стране изготовления товара, при условии что он не зарегистрирован в России в порядке национальной или международной регистрации, не имеет правового значения.
Принимая во внимание сложившуюся противоположную судебную практику в разных округах, налицо правовая неопределенность, вносящая нестабильность в гражданский оборот, и фактическое отсутствие единого правового пространства. Очевидно также, на что ранее многократно обращали внимание специалисты, что сама процедура принятия решений о передаче дел для пересмотра в Президиум ВАС РФ может не способствовать единообразию арбитражной практики. Это в очередной раз доказывается приведенным примером, когда та же коллегия судей с незначительным промежутком во времени поддержала противоположные нижестоящие акты по аналогичным делам. До вынесения Определения о передаче дела в Президиум ВАС РФ от 31 октября 2008 г. коллегии судей ВАС РФ также неоднократно отказывали в передаче дел для пересмотра, поддерживая, таким образом, противоположные судебные акты.
Неоспоримо, что этот вопрос затрагивает интересы неопределенного круга лиц: российских и иностранных правообладателей, участников ВЭД, потребителей.
Внести правовую определенность теперь может лишь Президиум ВАС РФ, что необходимо сделать как можно скорее, учитывая, что любое постановление Президиума ВАС РФ будет основанием для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. А чем меньше случаев пересмотра, тем лучше для стабильности гражданского оборота. Так что промедление здесь, как говорится, смерти подобно.
В.В.Дмитриев
Адвокат адвокатской палаты г. Санкт-Петербурга, специалист в области коммерческого права и права интеллектуальной