Городской суд Санкт-Петербурга в апелляционной инстанции оставил в силе решение районного суда о взыскании с ЗАО «Банк «Советский» 6 миллионов рублей убытков, причиненных клиенту в связи с ограблением сейфового хранилища. Истца представляет Пугин А.К.
Руководитель практики интеллектуальной собственности Дмитриев В.В. опубликовал статью «К проблеме параллельного импорта» в журнале «Таможенное регулирование» (№11, 2012 год).
К проблеме параллельного импорта
Владимир Дмитриев, адвокат Адвокатской палаты г. Санкт-Петербурга, рассказывает о новых правовых позициях ВАС России по делам о защите прав на товарные знаки с участием таможни.
В последнее время Президиум ВАС РФ принял ряд постановлений, изменяющих судебную практику о привлечении по заявлениям таможни к административной ответственности за нарушение прав на товарные знаки (ст. 14.10 КоАП РФ). Кроме того, впервые Президиум ВАС РФ может высказаться против «параллельного импорта» – ввоза в РФ товаров с товарным знаком без согласия правообладателя.
1. Основанием для привлечения к административной ответственности по заявлению таможни за нарушение прав на товарный знак является не только ввоз товара, на котором незаконно размещен товарный знак, но и его размещение в документации (таможенной декларации или других документах.
При этом на таможне по-прежнему лежит бремя доказывания, что ввезен не оригинальный товар.
До последнего времени суды, как правило, исходили из того, что таможенный орган по делам о привлечении к административной ответственности за нарушение прав на товарный знак должен доказать наличие на самом товаре (его этикетках, упаковке) обозначения, сходного до степени смешения с обозначением, зарегистрированным как товарный знак (постановление ФАС СЗО от 04.06.2008 по делу N А52-4540/2007, постановления 13 ААС по делам №N А56-39760/2008, А56-37762/2008, А56-39763/2008).
Ранее нарушителю для избежания административной ответственности достаточно было выдвинуть возражения относительно наличия на товаре, упаковке, этикетках охраняемого обозначения (как правило, со ссылкой на допущенную поставщиком техническую ошибку в товаротранспортных документах, на основе которых заполнялась таможенная декларация). Теперь, если у таможни нет доступа к товару, например, он уже выпущен и отсутствует у нарушителя, например, ввиду его реализации, то достаточно указания в качестве состава административного правонарушения несанкционированное правообладателем указание товарного знака в таможенной декларации или иных документах. Так, в деле № А56-23733/2011 АС СПб и ЛО также пришел к выводу о том, что использование товарного знака на товаросопроводительных документах не образует состав административного правонарушения: необходимо наличие товарного знака на самом товаре (этикетках, упаковке). Однако Президиум ВАС РФ 26.06.12, отменив судебные акты, пришел к иному выводу.
2. Согласие правообладателя на пересечение товаром таможенной границы должно быть на момент пересечения. Последующее заключение такого соглашения не устраняет контрафактности товара и не влечет таким образом прекращения производства по делу по ст. 14.10 КоАП РФ.
Так, в деле № А46-3464/2011 суды трех инстанций привлекли получателя товара к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ, несмотря на заключение с правообладателем после момента ввоза товара соглашения о праве пользования товарным знаком в виде права ввоза конкретной партии товара и об утрате таким образом у ввезенного товара статуса контрафактного.
Коллегия судей ВАС РФ передала дело в Президиум, указав на то, что на момент составления протокола об административном правонарушении товар не был контрафактным. Президиум ВАС РФ не поддержал коллегию, оставив в силе судебные акты. На момент написания статьи постановление Президиума ВАС РФ еще не было опубликовано. Остается лишь догадываться, что Президиум ВАС РФ посчитал моментом совершения правонарушения момент пересечения товаром государственной границы. И так как на тот момент товар был еще контрафактным ввиду заключения соглашения с правообладателем позднее, то не было оснований для отказа в привлечении к административной ответственности.
В то же время, представляется, что не устранена возможность избежания административной ответственности при включении в соглашение с правообладателем условия о его обратной силе (распространение действия договора на отношения, предшествующие его заключению (п. 2 ст. 425 ГК РФ). Так, в постановлении от 11.02.2008 по делу N А35-1466/07-С9 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд со ссылкой на практику Международного коммерческого арбитражного суда выразил позицию о возможности распространения лицензионного договора к отношениям, возникшим до его заключения.
В посвященном данному вопросу п. 63 постановления пленумов ВС РФ и ВАС РФ «Вопросы применения Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» также акцентируется внимание именно на наличие или отсутствие согласия правообладателя на ввоз товара с товарным знаком и форма его волеизъявления не ограничена каким-либо образом. Этот подход разумнее и с точки зрения общественных интересов: зачем уничтожать юридически контрафактный, но качественный товар, если правообладатель больше не возражает против его введения в гражданский оборот. Для целей возмещения государству расходов на хранение товаров целесообразно установить, что в этом случае расходы на хранение вещи несет нарушитель.
Таким образом, на наш взгляд, по действующему законодательству РФ при заключении между правообладателем и нарушителем договора на право пользования товарным знаком после возбуждения производства по делу об административном правонарушении, но при включении в этот договор положения о распространении его действия на отношения, предшествующие подаче таможенной декларации, производство по делу подлежит прекращению за отсутствием события административного правонарушения (ч. 1 п. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). В то же время, само по себе соглашение между нарушителем и правообладателем без придания ему обратной силы не влечет прекращения производства по делу о привлечении к административной ответственности.
3. Если таможне на момент ввоза товара не представлены документы о согласии правообладателя на ввоза товара, то приостановлению выпуска подлежит и товар, в отношении ввоза которого впоследствии будет установлено отсутствие претензий правообладателя.
Так, в деле № А51-6603/2011 суды трех инстанций ДВО признали незаконным приостановление таможней выпуска товара, который оказался впоследствии не контрафактным, а оригинальным, что следовало из поступившего в ответ на запрос таможни письма правообладателя. Суды признали приостановление выпуска незаконным, указав на непредставление таможней доказательств запрещения правообладателем ввоза спорного товара в другие страны, в том числе в РФ, информации о признаках нарушения прав интеллектуальной собственности. Коллегия судей передала дело в Президиум ВАС РФ, указав на соответствие действий таможни п. 1 ст. 331 ТК ТС, согласно которой, если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенных в таможенный реестр, который ведется таможенным органом государства – члена Таможенного союза, или в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза, таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 10 рабочих дней.
Таким образом, для приостановления таможней выпуска товаров на основании статьи 331 ТК ТС достаточно наличия признаков нарушения прав интеллектуальной собственности. На момент написания статьи указанное дело не рассмотрено президиумом ВАС РФ. Однако представляется, что есть все основания для удовлетворения заявления. Если бы в таможню сразу вместе с таможенной декларацией, а не после принятия решения о приостановлении выпуска было представлено согласие правообладателя на ввоз товара, то не было бы и признаков нарушения прав интеллектуальной собственности (самого решения о приостановлении).
Если постановление президиума ВАС РФ сохранит мотивировочную часть определения о передаче дела в президиум, то указанное постановление станет первым, содержащим позицию о незаконности «параллельного импорта», что будет полностью соответствовать единообразной на данный момент арбитражной практике по всей России по искам против импортеров товаров без согласия правообладателей и торговцев такими товарами.
Материал предоставлен Издательским домом «Панорама»