По итогам конференции в очередной раз подтвердилась уверенность в том, что большинство правообладателей не используют системный подход при отстаивании своих прав на интеллектуальную собственность. Уровень юридических отделов правообладателей в сфере интеллектуальной собственности оставляет желать лучшего, большинство участников конференции — представители компаний вообще не смогли включиться в обсуждение поднятых вопросов, в частности, по параллельному импорту.
Опубликована статья Дмитриева В.В., посвященная новым правовым позициям ВАС РФ по делам о защите прав на товарные знаки с участием таможни
В 2012 году Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принял ряд постановлений, изменяющих судебную практику о привлечении по заявлениям таможни к административной ответственности за нарушение прав на товарные знаки (статья 14.10 КоАП РФ). Кроме того, впервые Президиум ВАС РФ высказался против «параллельного импорта» — ввоза в Россию оригинальных товаров с размещенном на них товарным знаком без согласия правообладателя.
Руководитель практики интеллектуальная собственность Дмитриев В.В. на сайте tamognia.ru опубликовал очередной обзор, посвященный новым правовым позициям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по делам о защите прав на товарные знаки с участием таможни.
Новые правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по делам о защите прав на товарные знаки с участием таможни
В 2012 году Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – Президиум ВАС РФ) принял ряд постановлений, изменяющих судебную практику о привлечении по заявлениям таможни к административной ответственности за нарушение прав на товарные знаки (статья 14.10 КоАП РФ). Кроме того, впервые Президиум ВАС РФ высказался против «параллельного импорта» — ввоза в Россию оригинальных товаров с размещенном на них товарным знаком без согласия правообладателя.
1. Основанием для привлечения к административной ответственности по заявлению таможни за нарушение прав на товарный знак является не только ввоз товара, на котором незаконно размещен товарный знак, но и его размещение в документации (таможенной декларации или других документах).
При этом на таможне по-прежнему лежит бремя доказывания, что ввезен контрафактный (неоригинальный) товар.
До последнего времени суды, как правило, исходили из того, что таможенный орган по делам о привлечении к административной ответственности за нарушение прав на товарный знак должен доказать наличие на самом товаре (его этикетках, упаковке) обозначения, сходного до степени смешения с обозначением, зарегистрированным как товарный знак (например, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делам №N А56-39760/2008, А56-39763/2008).
Ранее нарушителю для избежания административной ответственности достаточно было выдвинуть возражения относительно наличия на товаре, упаковке, этикетках охраняемого обозначения (как правило, со ссылкой на допущенную поставщиком техническую ошибку в товаротранспортных документах, на основе которых заполнялась таможенная декларация). Теперь, если у таможни нет доступа к товару, например, он уже выпущен и отсутствует у нарушителя, например, в виду его реализации, то достаточно указания в качестве состава административного правонарушения несанкционированное правообладателем указание товарного знака в таможенной декларации или иных документах.
Так, в деле № А56-23733/2011 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области также пришел к выводу о том, что использование товарного знака на товаросопроводительных документах не образует состав административного правонарушения: необходимо наличие товарного знака на самом товаре (этикетках, упаковке). Однако Президиум ВАС РФ 26.06.12, отменив судебные акты, пришел к иному выводу.
2. Согласие правообладателя на пересечение товаром таможенной границы должно быть получено на момент пересечения. Последующее заключение соглашения о праве пользования товарным знаком не устраняет контрафактности товара и не влечет таким образом прекращения производства по делу по статье 14.10 КоАП РФ.
Так, в деле № А46-3464/2011 суды трех инстанций привлекли получателя товара к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ, несмотря на заключение с правообладателем после момента ввоза товара соглашения о праве пользования товарным знаком в виде права ввоза конкретной партии товара и об утрате таким образом у ввезенного товара статуса контрафактного.
Коллегия судей ВАС РФ передала дело в Президиум, указав на то, что на момент составления протокола об административном правонарушении товар не был контрафактным.
Президиум ВАС РФ не поддержал коллегию, оставив в силе судебные акты. Президиум ВАС РФ посчитал моментом совершения правонарушения момент пересечения товаром государственной границы. И так как на тот момент товар был еще контрафактным в виду заключения соглашения с правообладателем позднее, то не было оснований для отказа в привлечении к административной ответственности.
В то же время, представляется, что не устранена возможность избежания административной ответственности при включении в соглашение с правообладателем условия о его обратной силе (распространение действия договора на отношения, предшествующие его заключению (пункт 2 статьи 425 ГК РФ).
Так, в постановлении от 11.02.2008 по делу N А35-1466/07-С9 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд со ссылкой на практику Международного коммерческого арбитражного суда выразил позицию о возможности распространения лицензионного договора к отношениям, возникшим до его заключения.
В посвященном данному вопросу пункте 63 постановления пленумов Верховного суда и Высшего Арбитражного Суда России «Вопросы применения Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» также акцентируется внимание именно на наличие или отсутствие согласия правообладателя на ввоз товара с товарным знаком и форма его волеизъявления не ограничена каким-либо образом.
Этот подход разумнее и с точки зрения общественных интересов, учитывая обязательную санкцию за данное правонарушение в виде конфискации товара: зачем уничтожать юридически контрафактный, но качественный товар, если правообладатель больше не возражает против его введения в гражданский оборот.
Для целей возмещения государству расходов на хранение товаров целесообразно установить в законодательстве, что в этом случае расходы на хранение вещи несет ответчик.
Таким образом, на наш взгляд, по действующему законодательству России при заключении между правообладателем и ответчиком договора на право пользования товарным знаком после возбуждения производства по делу об административном правонарушении, но при включении в этот договор положения о распространении его действия на отношения, предшествующие подаче таможенной декларации, моменту пересечения товаром государственной границы, производство по делу подлежит прекращению. В то же время, само по себе соглашение между ответчиком и правообладателем без придания ему обратной силы не влечет прекращения производства по делу о привлечении к административной ответственности.
3. Если таможне на момент ввоза товара не представлены документы о согласии правообладателя на ввоз товара, то приостановлению выпуска подлежит и товар, в отношении ввоза которого впоследствии будет установлено отсутствие претензий правообладателя.
Так, в деле № А51-6603/2011 суды трех инстанций Дальневосточного округа признали незаконным приостановление таможней выпуска товара, который оказался впоследствии не контрафактным, а оригинальным, что следовало из поступившего в ответ на запрос таможни письма правообладателя.
Суды признали приостановление выпуска незаконным, указав на непредставление таможней доказательств запрещения правообладателем ввоза спорного товара в другие страны, в том числе в Россию, информации о признаках нарушения прав интеллектуальной собственности.
Коллегия судей передала дело в Президиум ВАС РФ, указав на соответствие действий таможни пункту 1 статьи 331 ТК ТС, согласно которому, если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенных в таможенный реестр, который ведется таможенным органом государства — члена таможенного союза, или в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств — членов таможенного союза, таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 10 рабочих дней.
Таким образом, для приостановления таможней выпуска товаров на основании статьи 331 ТК ТС достаточно наличия признаков нарушения прав интеллектуальной собственности.
Если бы в таможню сразу вместе с таможенной декларацией, а не после принятия решения о приостановлении выпуска, было представлено согласие правообладателя на ввоз товара, то не было бы и признаков нарушения прав интеллектуальной собственности (самого решения о приостановлении).
Указанное постановление от 13.11.12 стало первым, содержащим позицию о незаконности «параллельного импорта», что полностью соответствует единообразной на данный момент арбитражной практике по всей России, буквально от Калининграда (например, № А21-3525/2010) до Владивостока (например, № А51-10020/2011), по искам против импортеров товаров без согласия правообладателей и торговцев такими товарами.
Автор(ы): Дмитриев Владимир Владимирович
Руководитель практики интеллектуальная собственность выступит на XIII практической конференции «Интеллектуальная собственность»
XIII практическая конференция из серии «Интеллектуальная собственность» состоится 20-21 марта 2013 года в отеле Holiday Inn Moscow Suschevsky. Руководитель практики интеллектуальная собственность адвокат Дмитриев В.В. выступит на конференции с докладом.